專利權宣告無效后返還費用糾紛的訴訟案例
發布時間：2022/4/25 16:45:26瀏覽次數：2594
許可或受讓的專利被宣告無效了，能主張對方返還費用嗎?
馮玉柱與崇德公司專利權轉讓合同糾紛案
馮玉柱是“齒形軸封”實用新型專利(專利號ZL03201189.X)(以下簡稱專利一)和“旋轉軸油封”實用新型專利(專利號ZL20052(10120540.2)(以下簡稱專利二)的原專利權人。馮玉柱作為讓與方(甲方)，崇德公司作為受讓方(乙方)簽訂專利權轉讓合同，約定馮玉柱將專利一和專利二轉讓給乙方崇德公司；甲方提供全套專利技術資料，乙方一次性付給甲方10萬元作為技術專利的轉讓費后，專利權即屬乙方所有；甲方擁有通過乙方從專利技術獲利的權利，直至專利失效為止；乙方享有獨家實施的權利。2007年6月3日，馮玉柱作為讓與方，崇德公司作為受讓方又簽訂了專利權轉讓補充合同，約定：轉讓內容為專利一和專利二；為了確認乙方使用了該專利技術情況，合同有效期內，乙方負責提供給甲方使用該專利技術生產產品的生產報表，用于核準甲方收益；該專利技術經湘潭市專利局認可并取得正式批文后，乙方再一次性付給甲方8萬元作為專利技術的初始轉讓夤等。
專利權轉讓合同及補充合同簽訂后。馮玉柱依約分別將專利一和專利二的權利人變更為崇德公司。并向崇德公司交付了有關專利轉讓材料。崇德公司向馮玉柱支付了10萬元的初始轉讓費．另外8萬元初始轉讓費未予支付，同時一直未向馮玉柱說明專利實施情況。2010年3月11日，專利一被國家知識產權局專利復審委員會宣告全部無效。專利二也因崇德公司未繳納年費而于2009年5月27日終止。專利權轉讓合同及補充合同不僅約定了18萬元的初始轉讓費，還約定了崇德公司使用受讓的專利技術后，馮玉柱獲得收益的計酬方式。因此。不論是專利一被宣告無效，還是專利二終止，都使得馮玉柱獲得后續收益的合同目的無法實現。本案專利權轉讓合同及補充合同涉及兩個專利權的轉讓。其中專利一在合同履行過程中被宣告無效，宣告專利權無效的決定。對已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同不具有追溯力，因此，對于專利轉讓合同及補充合同中關于專利一的部分已經履行完畢的不再追溯。專利轉讓合同中的違約條款針對轉讓的兩個專利約定了100萬元的違約金，專翱一被宣告無效是由于其本身專利性存在問題，而不是崇德公司的違約行為所致，因此，法院從公平原則考慮，判決崇德公司對其來繳納年費致使專利二終止的違約行為、未及時支付18萬元初始轉讓費中的8萬元的違約行為，以及未向馮玉柱說明專利實施情況的違約行為而承擔50萬元的違約金。
南通律師法訴訟觀點
專利權無效宣告，是指自國家知識產權局公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效的制度。我國專利權無效宣告制度的設置，是為了糾正國家知識產權局對不符合專利法規定條件的發明創造授予專利權的錯誤決定，維護專利權授予的公正性。
專利權被宣告無效將產生以下法律后果：
1．宣告無效的專利權視為自始即不存在。即法律上認定該專利權從授權開始就沒有法律約束力。
2．宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛魅理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
3．如果專利權人或專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利權人或者專利權受讓人返還全部或部分專利使用費或者專利權轉讓費。
訴訟調解所運用的技巧
拿到專利證書之后，專利權利也并不是穩定的，專利法規定任何人只要有正當的理由及證據都可以向專利復審委員會申請宣告該專利權無效，這個程序就是專利無效宣告。據媒體報道，因為實用新型和外觀設計專利不經過實質審查，我國實用新型專利和外觀設計專利被無效的比例超過50％．所以簽訂實用新型和外觀設計實施或轉讓合同一定要慎之又慎，有必要要求許可或出讓方出具國家知識產權局的專利權評價報告，如果評價報告確認該專利有新穎性，再簽訂合同。
專利無效宣告經常被用作于專利侵權訴訟的抗辯手段，特別是涉及實用新型和外觀設計專利。法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔不利后果。侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的，應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。可見，提交無效宣告請求也是中止訴訟的條件之一。如果最終原告的專利權被宣告無效．其就喪失了權利基礎，必然被法院駁回起訴。
專利無效宣告也可以作為競爭對手的商業策略，可為某種熱銷的產品謀求市場空間。最典型的案例就是輝瑞公司偉哥藥品專利無效案，無效宣告申請從專利復審委員會一直打到北京市高級人民法院，歷時多年，雖然最終法院維持了偉哥藥品專利的效力，但據該專利到期僅剩幾年時闖了。
專利復審委員會受理無效宣告請求后，經審查后會作出三種類型的決定：宣告專利權無效、宣告專利權部分無效和維持專利權有效。專利復審委員會以書面形式作出決定，在作出決定后通知無效宣告請求人和專利權人。專利復審委員會作出專利權無效或部分無效的決定后，當事人期滿不起訴的，由國家知識產權局進行登記和公告；當事人在規定的期限3個月內向人民法院起訴的，待人民法院作出的判決生效后，再由國家知識產權局登記和公告。
發生以下幾種情形時，即使專利權被宣告無效，當事人也不得要求返還相關費用：1．對宣告專利權無效前人民法院已經作出并已執行的專利侵權的判決、裁定；2．對管理專利工作的部門對專利侵權糾紛作出的處理決定，當事人已經履行的，或者已經管理專利工作的部門申請法院強制執行的；3．對已經履行的專利實施許可合同或者專利權轉讓合同的。
但為了保證公平及防止專利權人的惡意，專利法也進行了補充規定，即在專利權人存在惡意給他人造成損失的，應當給予賠償；專利權人不向被許可實施專利人或者受讓人返還專利使用費或轉讓費，明顯違反公平原則的，專利權人應當返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。
相關法律法規
《中華人民共和國專利法》
第四十五條 自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。
第四十六條 專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定．并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。
對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之丑起三個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。
第四十七條 宣告無效的專利權視為自始即不存在。
宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定．以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的。應當全部或者部分返還。
最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定
第八條 對申請日在2009年lo月1日前(不合該日)的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告：對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起便犯專利權訴訟。原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。
侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的。應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)>
第二條權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。
有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的。權利人可以另行起訴。
專利權人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。
馮玉柱與崇德公司專利權轉讓合同糾紛案
馮玉柱是“齒形軸封”實用新型專利(專利號ZL03201189.X)(以下簡稱專利一)和“旋轉軸油封”實用新型專利(專利號ZL20052(10120540.2)(以下簡稱專利二)的原專利權人。馮玉柱作為讓與方(甲方)，崇德公司作為受讓方(乙方)簽訂專利權轉讓合同，約定馮玉柱將專利一和專利二轉讓給乙方崇德公司；甲方提供全套專利技術資料，乙方一次性付給甲方10萬元作為技術專利的轉讓費后，專利權即屬乙方所有；甲方擁有通過乙方從專利技術獲利的權利，直至專利失效為止；乙方享有獨家實施的權利。2007年6月3日，馮玉柱作為讓與方，崇德公司作為受讓方又簽訂了專利權轉讓補充合同，約定：轉讓內容為專利一和專利二；為了確認乙方使用了該專利技術情況，合同有效期內，乙方負責提供給甲方使用該專利技術生產產品的生產報表，用于核準甲方收益；該專利技術經湘潭市專利局認可并取得正式批文后，乙方再一次性付給甲方8萬元作為專利技術的初始轉讓夤等。
專利權轉讓合同及補充合同簽訂后。馮玉柱依約分別將專利一和專利二的權利人變更為崇德公司。并向崇德公司交付了有關專利轉讓材料。崇德公司向馮玉柱支付了10萬元的初始轉讓費．另外8萬元初始轉讓費未予支付，同時一直未向馮玉柱說明專利實施情況。2010年3月11日，專利一被國家知識產權局專利復審委員會宣告全部無效。專利二也因崇德公司未繳納年費而于2009年5月27日終止。專利權轉讓合同及補充合同不僅約定了18萬元的初始轉讓費，還約定了崇德公司使用受讓的專利技術后，馮玉柱獲得收益的計酬方式。因此。不論是專利一被宣告無效，還是專利二終止，都使得馮玉柱獲得后續收益的合同目的無法實現。本案專利權轉讓合同及補充合同涉及兩個專利權的轉讓。其中專利一在合同履行過程中被宣告無效，宣告專利權無效的決定。對已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同不具有追溯力，因此，對于專利轉讓合同及補充合同中關于專利一的部分已經履行完畢的不再追溯。專利轉讓合同中的違約條款針對轉讓的兩個專利約定了100萬元的違約金，專翱一被宣告無效是由于其本身專利性存在問題，而不是崇德公司的違約行為所致，因此，法院從公平原則考慮，判決崇德公司對其來繳納年費致使專利二終止的違約行為、未及時支付18萬元初始轉讓費中的8萬元的違約行為，以及未向馮玉柱說明專利實施情況的違約行為而承擔50萬元的違約金。
南通律師法訴訟觀點
專利權無效宣告，是指自國家知識產權局公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效的制度。我國專利權無效宣告制度的設置，是為了糾正國家知識產權局對不符合專利法規定條件的發明創造授予專利權的錯誤決定，維護專利權授予的公正性。
專利權被宣告無效將產生以下法律后果：
1．宣告無效的專利權視為自始即不存在。即法律上認定該專利權從授權開始就沒有法律約束力。
2．宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛魅理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
3．如果專利權人或專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利權人或者專利權受讓人返還全部或部分專利使用費或者專利權轉讓費。
訴訟調解所運用的技巧
拿到專利證書之后，專利權利也并不是穩定的，專利法規定任何人只要有正當的理由及證據都可以向專利復審委員會申請宣告該專利權無效，這個程序就是專利無效宣告。據媒體報道，因為實用新型和外觀設計專利不經過實質審查，我國實用新型專利和外觀設計專利被無效的比例超過50％．所以簽訂實用新型和外觀設計實施或轉讓合同一定要慎之又慎，有必要要求許可或出讓方出具國家知識產權局的專利權評價報告，如果評價報告確認該專利有新穎性，再簽訂合同。
專利無效宣告經常被用作于專利侵權訴訟的抗辯手段，特別是涉及實用新型和外觀設計專利。法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔不利后果。侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的，應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。可見，提交無效宣告請求也是中止訴訟的條件之一。如果最終原告的專利權被宣告無效．其就喪失了權利基礎，必然被法院駁回起訴。
專利無效宣告也可以作為競爭對手的商業策略，可為某種熱銷的產品謀求市場空間。最典型的案例就是輝瑞公司偉哥藥品專利無效案，無效宣告申請從專利復審委員會一直打到北京市高級人民法院，歷時多年，雖然最終法院維持了偉哥藥品專利的效力，但據該專利到期僅剩幾年時闖了。
專利復審委員會受理無效宣告請求后，經審查后會作出三種類型的決定：宣告專利權無效、宣告專利權部分無效和維持專利權有效。專利復審委員會以書面形式作出決定，在作出決定后通知無效宣告請求人和專利權人。專利復審委員會作出專利權無效或部分無效的決定后，當事人期滿不起訴的，由國家知識產權局進行登記和公告；當事人在規定的期限3個月內向人民法院起訴的，待人民法院作出的判決生效后，再由國家知識產權局登記和公告。
發生以下幾種情形時，即使專利權被宣告無效，當事人也不得要求返還相關費用：1．對宣告專利權無效前人民法院已經作出并已執行的專利侵權的判決、裁定；2．對管理專利工作的部門對專利侵權糾紛作出的處理決定，當事人已經履行的，或者已經管理專利工作的部門申請法院強制執行的；3．對已經履行的專利實施許可合同或者專利權轉讓合同的。
但為了保證公平及防止專利權人的惡意，專利法也進行了補充規定，即在專利權人存在惡意給他人造成損失的，應當給予賠償；專利權人不向被許可實施專利人或者受讓人返還專利使用費或轉讓費，明顯違反公平原則的，專利權人應當返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。
相關法律法規
《中華人民共和國專利法》
第四十五條 自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。
第四十六條 專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定．并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。
對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之丑起三個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。
第四十七條 宣告無效的專利權視為自始即不存在。
宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定．以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的。應當全部或者部分返還。
最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定
第八條 對申請日在2009年lo月1日前(不合該日)的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告：對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起便犯專利權訴訟。原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。
侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的。應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)>
第二條權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。
有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的。權利人可以另行起訴。
專利權人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。